|
自2001年7月以来，人民法院在审理商标、域名等知识产权纠纷案件中陆续认定了一些驰名商标，依法对驰名商标进行了有效的司法保护。但是，一些问题也逐渐暴露出来，通过回顾我国驰名商标认定工作的历史和现状，结合相关法律法规和司法解释的规定，对已经暴露出的问题加以探讨，对于维护驰名商标保护机制的健康发展十分必要。
一 我国驰名商标认定的历史和现状
我国驰名商标认定工作经历了两个阶段，以我国加入世界贸易组织为分水岭；目前在我国认定驰名商标的途径有两个，即商标行政执法中认定和司法审判中认定。
1996年8月14日国家工商行政管理局发布《驰名商标认定和管理暂行规定》（以下简称暂行规定），该暂行规定表明当时的驰名商标有下列两个认定渠道：
1、注册商标人向商标局申请
暂行规定第四条第一款：“商标注册人请求保护其驰名商标权益的，应当向国家工商行政管理局商标局提出认定驰名商标的申请”。至于申请的程序和具体标准规定并没有明确的规定，只规定了应当递交的7类材料。对于认定只规定了一个“公开、公正的原则”，并规定“认定时应当征询有关部门和专家的意见”。审批也并无规律可循，从我国1989年最早一例驰名商标——“同仁堂”到现在15年来我国商标局认定的驰名商标不足400件。分析驰名商标获得的时间，好象是隔一年审批一次，但是99年和2000年没有间隔。每年审批的数量也没有规律，99年评了三次，总共批了100多件，02年批了两次，总数也近100件，这两年审批的占到一半以上，93年却只看见“张裕”一件。由于没有具体申请程序规定和具体的标准可供企业参考，这使得很多企业感觉申请无门。
2、商标局主动认定
暂行规定第四条第二款“国家工商行政管理局商标局可以根据商标注册和管理工作的需要认定驰名商标”。从这个规定来看，国家商标局可以根据工作需要认定驰名商标，商标局对外认定的标准都没有，这个完全由内部操作的东西更是秘不可知，是因为什么工作需要？认定的标准是什么？……甚至历年认定的驰名商标中有多少是商标局因工作需要而认定的，我们也没有办法得知相应的数据。
2003年4月17日1996年8月14日国家工商行政管理局发布《驰名商标认定和保护规定》（以下简称新规定），该新规定表明现阶段通过工商行政机关认定驰名商标有三个渠道：
1、通过商标异议案件认定
新规定第四条第一款“当事人认为他人经初步审定并公告的商标违反商标法第十三条规定的，可以依据商标法及其实施条例的规定向商标局提出异议，并提交证明其商标驰名的有关材料”。商标异议是在商标经过初步审定后公告期内，还没有被注册之前，当事人认为其商标违反商标法的规定，向商标局提出该商标不应当获得注册的反对意见。这个意见任何人都可以提。驰名商标的保护范围比一般的注册商标范围要广很多，有的人可以认为自己就是驰名商标，把自己的商标保护范围扩大一些，那么可以驰名商标持有人的名义提出异议，商标局根据一定的标准去审查，如果经过审查符合驰名商标的标准，商标局可以认定你就是驰名商标。
2、通过商标争议案件认定
新规定第四条第二款“当事人认为他人已经注册的商标违反商标法第十三条规定的，可以依据商标法及其实施条例的规定向商标评审委员会请求裁定撤销该注册商标，并提交证明其商标驰名的有关材料”。商标争议和异议是不一样的，对未获得注册的商标提的反对意见是异议，对已经获得注册的商标提的反对意见就是争议，争议和异议一样是有期限限制的。在商标争议中和商标异议中申请驰名商标认定的道理是一样的。
3、在商标管理案件中认定
新规定第五条“在商标管理工作中，当事人认为他人使用的商标属于商标法第十三条规定的情形，请求保护其驰名商标的，可以向案件发生地的市（地、州）以上工商行政管理部门提出禁止使用的书面请求，并提交证明其商标驰名的有关材料。同时，抄报其所在地省级工商行政管理部门”。商标管理主要体现在商标侵权行政管理上，商标侵权有很多种形式，有的明目张胆，就是直接就用名牌的商标，构成侵权是没有问题的；有的叫打擦边球，模仿名牌商标，有意让消费者混淆，这种行为是否构成侵权，那得具体分析。如果是驰名商标，那么他的保护范围要广得多，对普通商标不构成侵权的，对驰名商标却可能构成侵权，那么是不是驰名商标就很关键。现在有了这么个途径，可以在案件查处的过程中，主张自己是驰名商标。
2004年工商总局商标局和商标评审委员会依法认定驰名商标153件。被认定的驰名商标中，注册商标151件，未注册商标2件；中国企业的商标125件，外国企业的商标28件，包括美国15件、法国4件、荷兰3件、瑞士2件、英国2件、德国1件、意大利1件。153件驰名商标中，商标局在商标管理案件中认定116件，在商标异议案件中认定14件，在商标国际注册异议案件中认定1件，商标评审委员会在商标争议案件中认定22件。
2001年7月17日，最高人民法院公布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，首次明确人民法院可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。2001年12月修订后的《商标法》及最高人民法院随后公布的《关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，进一步确立了人民法院对驰名商标进行认定的审判机制。
据最高人民法院在2005年“4·26”第五个世界知识产权日期间公布的数字，自2001年7月至2005年4月底，人民法院共认定29件驰名商标。
工商部门和人民法院认定驰名商标，目的都在于维护良好的社会主义市场经济秩序，推动市场经济健康有序发展，两者的出发点是相同的。同时，两者依据的法律是相同的，即《商标法》，更具体地说，是《商标法》第十三、十四条。换言之，两者认定驰名商标时的标准是相同的。不同点在于工商部门作为全国商标注册和管理的法定部门，其对驰名商标的行政保护力度更大一些；而人民法院对驰名商标的司法救济力度会更大一些，比如人民法院可通过裁定民事赔偿的方法，对被侵权者予以司法救济。两者认定的程序也不同，前者是行政程序，后者则是案件审理程序。另外，人民法院对工商部门认定的驰名商标，可以进行审查。
面对工商行政机关和人民法院纷纷认定驰名商标的状况，商标领域内的有识之士提出了忠告：如果出于地方利益或部门利益，大批的驰名商标的匆忙诞生，可能淡化社会公众对驰名商标的信赖，进而损害整个驰名商标保护机制。法院受理并进行有关驰名商标认定的案件应采取何种态度？笔者建议应采取审慎态度。因为，虽然立法赋予法院有权认定商标是否驰名，但是同时也要认识到驰名商标的认定是一个非常复杂的问题，如果处理不当，其效果可能适得其反，成为当事人借助驰名商标的认定在同业之间进行不正当竞争的工具，进而损害整个驰名商标保护机制。所以，在审查受理阶段应慎重立案，在审理过程中应慎重认定。为防止企业借商标侵权诉讼之名，行认定驰名商标之实，人民法院在案件审理中可加大对下列问题的审查力度，即：被告是否与原告之间存在竞争关系，被告的被控侵权行为是否冲击原告的经营利益，还是原告借侵权诉讼之途径达到认定驰名商标之目的。
二 原告是否可以将认定其商标驰名作为一项诉讼请求
随着我国加入世界贸易组织，国内商标立法和行政执法规定的修改，大家对驰名商标认定中的两个基本原则形成了比较一致的看法，即被动保护原则和个案认定原则。所谓被动保护，是指只有当事人提出请求，且根据具体案情需要认定驰名商标时，人民法院或商标行政机关才作出认定。这里所说的“案情需要”，是指当事人有关制止侵权行为的请求建立在需要适用《商标法》第十三条或者最高人民法院相关司法解释的基础上，否则就不能得到支持的情形。所谓个案认定，是指人民法院裁判文书或商标行政机关的决定书所认定的驰名商标，仅对该单个案件具有作用，不必然对其他案件发生影响。
笔者曾查阅多件有关驰名商标认定的案件卷宗，也收集了多份全国各地法院相关的判决书，发现有的原告在起诉状中将请求人民法院认定其商标为驰名商标作为一项独立的诉讼请求提出，有的法院判决书中也将认定驰名商标作为一个独立的判决主项，这些做法是否妥当，司法实务界争议较大。我认为这些做法不妥，它不符合我国商标法等法律和司法解释中有关驰名商标认定的规定和立法本意。人民法院认定驰名商标，是作为审理案件需要查明的事实来看待的，当事人关于认定驰名商标的请求，其性质是要求法院查明事实，其作为结论来使用的，不构成单独的诉讼请求。原告在起诉状中只能将其商标为驰名商标陈述为一项事实并进行举证证明，不能作为一项诉求；人民法院只能在认定事实部分确认原告能够举证证明其商标驰名的事实，并进而在说理部分得出原告商标是否驰名的认定，不应成为一个独立的判决主项。
试想，如果原告在同一诉状里提出两项诉求，一为认定驰名商标，二为确认被告侵权并判令被告停止侵权行为，那么，诉求一并不属于传统民事诉讼中的确认之诉，确认之诉是原告请求法院确认他与被告之间存在或不存在某种法律关系的诉讼，原告的商标是否驰名与被告并无直接的法律关系，根据相关规定，原告的商标是否驰名只是影响到其保护范围的确定，并进而影响到商标侵权的判断。也就是说，原告的商标是否驰名是进一步判断被告是否侵权的事实前提。如果原告将认定其商标驰名作为一项独立的诉讼请求，那么，诉求二依赖于诉求一并以诉求一是否成立并生效为要件，根据有关的诉讼原理和常识，两项诉求不能在同一案件中一并审理并得出结论，侵权诉求只能等待认定驰名商标的诉求成立并生效后另行审理。
三、驰名商标的认定标准
商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（1）、相关公众对该商标的知晓程度；（2）、该商标使用的持续时间；（3）、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）、该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）、该商标驰名的其他因素。应该说，我国商标法已经对驰名商标的认定制定了比较原则的标准，但仍有许多不足之处：
首先，判断商标是否驰名也就是审查相关公众对该商标的知晓程度，因素（1）应是判断商标是否驰名的标准或要求，与其他因素不属于并列关系，应是其他因素的上位概念，其他因素是考察或量化相关公众对该商标知悉程度的内容，正如离婚诉讼中感情是否破裂是标准，感情基础、婚姻持续时间、分居时间和离婚理由等因素是选择性考量内容。
其次，该条规定从立法技术层面上是有缺陷的，既然是“应当”，那么就应当穷尽各种因素。因为，应当等同于必须，人民法院或工商行政机关在认定驰名商标时就必须全面审查各个因素，从立法技术的角度分析，该条规定在采用例举式规范的同时，不应使用兜底条款。
另外，上述各因素也不必同时具备，应是可选择要件。按照目前的规定，上述因素成为人民法院认定驰名商标时必须考虑的因素，如果缺少其中某一项因素则不构成驰名商标。但是我们知道，某些商标尽管欠缺上述因素中的某一项仍然能够构成一项驰名商标。例如茅台酒的商标“贵州茅台牌”，无论是在计划经济年代，还是在市场经济的今天，该商标持有人并未对其进行广泛的宣传，但这丝毫不影响其商标的驰名程度。再如，某些商品或服务虽然其商标使用的持续时间较短，但也同样广为相关公众所熟知，这在新兴产业如网络服务行业中尤为常见。因此，商标法所列举的上述因素应当是确定商标驰名与否的重要的参考因素，而非必须全部具备。“应当”一词以“可以根据下列因素综合确定”来代替更为妥当。1999年世界知识产权组织通过的《保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会关于驰名商标保护规定的联合建议》第二条的规定也进一步印证了上述观点。该条列举了各成员国主管机关在认定驰名商标时可以考虑的6项要素，分别是：（1）、相关公众对该商标的了解或认知程度；（2）、该商标的任何使用的持续时间、程度和地理范围；（3）、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度或地理范围，包括在交易会或展览会对使用该商标的商品和/或服务所作的广告或公告及介绍；（4）、该商标的任何注册和/或任何注册申请的期限和地理范围，以反映使用或认识该商标的程度；（5）、成功实施该商标权的记录，尤其是该商标由主管机关认定为驰名商标的范围；（6）、与该商标相关的价值。 该建议第2条特别强调，上述因素是用来帮助主管机关确定商标是否为驰名商标的指导方针，而非作出这一确定的前提条件。因此，人民法院应当根据案件具体情况综合认定商标是否驰名，不应要求必需全部具备上述因素的才能构成驰名商标，所考虑的因素中也应不仅局限于上述因素，其它因素，诸如商品或服务的质量，商标的评估价值等等都可以作为考虑的因素。
四 如何界定相关公众的范围和相关公众对商标的知晓程度
一般认为，所谓驰名商标是在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的商标。由此可见，为相关公众所熟知应当是驰名商标的构成要件之一，基于这种原因，我国《商标法》将“相关公众对该商标知晓程度”作为认定驰名商标的首要因素。但是相关公众的范围如何确定？《商标法》并没有给出明确的规定，最高法院《解释》第八条所给出的定义为“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”根据该规定对“相关公众”的定义可以从以下方面界定。
首先，相关公众应是指国内相关公众，不包括国外相关公众。有人主张还包括国外相关公众，笔者对此持有不同意见，因为，驰名商标的认定是进行特别保护的前提，而之所以进行特别保护，就在于驰名商标权以外的人使用与驰名商标相同或类似的商标能够造成混淆，引起误导。如果一个在外国驰名的商标在本国并不为公众所熟知，就不会产生消费者的误认，也就不存在对驰名商标的认定问题，一个在本国不为公众所熟知的商标只能得到普通商标的保护。其次，笔者认为这也是西方发达国家所推行的“知识产权无国界”理论的反映，其目的是加强其知识产权的垄断地位。由于TRIPS协议并未对此问题作出明确规定，我国作为发展中国家，没有必要在这方面进行过高保护。
其次，某类商品或者服务有关的消费者应当既包括实际的消费者也应当包括潜在的、可能的消费者。尤其是对于耐用商品、非易消耗商品，驰名商标对这部分人所起的消费引导作用尤其明显，如果仅限于实际的消费者，显然不利于保护驰名商标的利益。而与商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者，根据《保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会关于驰名商标保护规定的联合建议》的建议，该部分公众应当包括（1）使用该商标的那一类商品和/或服务的经销渠道中所涉的人员；（2）经营使用该商标的那一类商品和/或服务的商业界。
在明确相关公众的范围后，如何在司法实务中确定相关公众是否对涉案商标熟知？目前由法院认定的驰名商标判例中似乎对该问题并没有明确。从已知的判决中可以看出，驰名商标通常是由法官根据当事人提交的材料，例如商标使用时间、宣传时间、销售范围等因素综合心证得出的结论。笔者认为，这种方法并不可取，仅仅凭借商标使用时间、宣传时间、销售范围等未必得出相关公众是否熟知某一商标的结论，法官以自己的心证得出的结论也未必实际符合相关公众的心理。而在相关公众中采取社会调查的方式更符合客观实际，也使判决认定的结果更具有说服力。具体做法可以采用根据当事人的申请，委托公正的社会调查部门采取抽样调查等社会学的方法进行，这种做法能够避免法官的主观臆断，保证调查结果的客观公正。当然在确定被调查的人群时，要依据商品或服务不同的销售渠道来进行确定，某些在商场、超市公开出售的产品可以在上述场所进行随机调查，但某些通过直销或邮购或者通过网上购买的即应根据特殊的销售渠道进行调查。
五、驰名商标所受的保护应是相同的。
商标法第十三条第一款规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。 该款规定涉及未注册驰名商标的保护问题，也就是说，一个商标即使其已经达到驰名的高度，因其属于未注册商标，其保护范围也仅限于相同或类似商品，其所享有的禁止权也仅限于排斥他人复制、模仿、翻译该驰名商标并使用在相同或者类似商品上，在商标审判或行政执法中只能进行“同类判断”。
该条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。该款规定涉及已注册驰名商标的保护问题，也就是说，一个商标既已经达到驰名的高度，又属于注册商标，其保护范围不仅限于相同或类似商品上，而且扩展到不相同或者不相类似商品上；其所享有的禁止权也不仅限于排斥他人复制、模仿、翻译该驰名商标并使用在相同或者类似商品上，也扩展到不相同或者不相类似商品上，在商标审判或行政执法中既可进行“同类判断”，也可进行“跨类判断”。
从上述两款规定可以看出，对于驰名商标因其是否注册而享受不同的保护。笔者对此持有异议，只要商标能被认定为驰名商标，其所受到的保护就应当是相同的。因为，从我国商标法对商标注册的规定看，除特殊商品类别外，商标法对商标注册采取的是自愿原则，社会公众获得商标权益的方式有两种途径：通过向商标行政机关提出申请获得商标专用权，进而在相关领域获得独占利益；或者通过自行使用， 使该商标成为标识产品来源的标志。这也就是商标产生的两种模式，即使用主义和注册主义两种模式，至于该两种模式的关系，各国有不同的规定，我国的做法是以注册主义为主，又不否定使用主义。从发展的观点来看，我本人主张应以使用主义为主，注册主义为辅，商标是否驰名不以注册为必要条件，但是一个商标一旦达到驰名商标的高度，其所受到的保护应是相同的。
六、驰名商标再次发生诉讼时的举证责任
驰名商标的个案认定原则决定了其再次发生诉讼时，该认定不产生预决效力，如果对方当事人不认可其为驰名商标，且又能证实双方争议的事实发生时间不同于该商标先前被认定为驰名商标时争议事实发生的时间，商标权人应对其商标是否是驰名商标重新全面进行举证；如果对方当时人不认可驰名商标，但是后争议事实发生的时间同于先前驰名商标认定时争议事实发生时间的，商标权人无须举证，先前的认定对后案有预决效力。
|